Sócio · Advogado de patentes habilitado no USPTO · Engenheiro com licença profissional
Brandon R. Theiss ajuda empresas a desenvolver portfólios de patentes que protejam tecnologias comercialmente relevantes e permaneçam sólidos após a concessão. Advogado de patentes habilitado no USPTO e engenheiro com licença profissional, Brandon assessora clientes ao longo de todo o ciclo de vida das patentes, incluindo desenvolvimento de invenções, redação e tramitação de pedidos, estratégia de portfólio, entrevistas com examinadores, recursos, procedimentos pós-concessão, licenciamento e monetização.
Antes de ingressar na prática de patentes, Brandon trabalhou por mais de uma década como engenheiro no desenvolvimento de sistemas de controle industrial, tecnologias de automação e dispositivos médicos para empresas como Medtronic e American Standard. Possui formação em engenharia elétrica e da computação, engenharia industrial e de sistemas e física. Essa experiência lhe permite trabalhar diretamente com inventores, compreender o funcionamento de sistemas complexos e transformar avanços técnicos em descrições e reivindicações de patente alinhadas aos produtos e objetivos comerciais do cliente.
A prática de Brandon em tramitação de pedidos abrange dispositivos médicos, inteligência artificial, computação em nuvem, software, tecnologia financeira, análise de dados, comunicações sem fio, automação industrial e manufatura avançada. Representa desde inventores individuais e empresas emergentes até fabricantes de produtos farmacêuticos e multinacionais de tecnologia.
Possui experiência particular em elegibilidade de patentes segundo 35 U.S.C. § 101. Brandon trabalha com clientes para identificar e descrever as melhorias técnicas subjacentes a software e invenções implementadas por computador, desenvolver estratégias de reivindicações fundamentadas no funcionamento do sistema e formar históricos de tramitação capazes de sustentar a elegibilidade perante o USPTO e, se necessário, em recurso. Também orienta sobre questões complexas de obviedade, descrição escrita, suficiência descritiva, identificação de inventores e estratégia de pedidos de continuação.
A experiência pós-concessão de Brandon contribui diretamente para seu trabalho em tramitação de pedidos. Antes de ingressar na AddyHart, criou e liderou a prática de procedimentos pós-concessão da Volpe Koenig e representou clientes em inter partes reviews envolvendo tecnologias complexas e portfólios de patentes de alto valor. Tendo observado como requerentes, peritos e o PTAB examinam minuciosamente reivindicações e históricos de tramitação, Brandon redige e acompanha pedidos considerando futuros questionamentos de validade, interpretação das reivindicações, licenciamento e defesa dos direitos.
Sua perspectiva sobre tramitação de pedidos também reflete ampla experiência na comercialização de direitos de patente. Na Intellectual Ventures, Brandon desenvolveu e liderou um programa de licenciamento de patentes relacionado a software de código aberto que gerou mais de US$ 250 milhões em receita. O trabalho exigia conectar reivindicações de patente a implementações reais de software, desenvolver metodologias de evidências de uso e criar estratégias de licenciamento para tecnologias utilizadas em todo o setor de serviços financeiros.
Brandon é professor adjunto da Villanova University Charles Widger School of Law e coautor de FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologies. Escreve frequentemente sobre tramitação de pedidos, elegibilidade, prática pós-concessão e direito internacional comparado de patentes na Divergent Patent Law e em outras publicações. A IAM reconheceu Brandon na lista Strategy 300: The World’s Leading IP Strategists.
Brandon obteve o J.D. pela Rutgers Law School, o M.S. em Engenharia Industrial e de Sistemas e o B.S. em Engenharia Elétrica e da Computação pela Rutgers University School of Engineering e o B.A. em Física pela Rutgers University. É habilitado para atuar perante o USPTO e o Federal Circuit e possui licença profissional de engenheiro.
Atuação em patentes
- Redação e tramitação de pedidos de patente
- Estratégia de portfólio
- Entrevistas com examinadores
- Procedimentos perante o PTAB
- Recursos ao Federal Circuit
- Elegibilidade de patentes (§ 101)
- Licenciamento e monetização
Áreas técnicas
- Inteligência artificial
- Software
- Computação em nuvem
- Dispositivos médicos
- Tecnologia financeira
- Automação industrial
- Análise de dados
- Comunicações sem fio
Habilitações profissionais
- Washington
- Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO)
Habilitações perante tribunais
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal
Formação acadêmica
- J.D., Rutgers University School of Law
- M.S., Engenharia industrial e de sistemas, Rutgers University School of Engineering
- B.S., Engenharia Elétrica e da Computação, Rutgers University School of Engineering
- B.A., Física, Rutgers University
Veja as publicações de Brandon no JD Supra