Contestações pós-concessão

Assessoria em inter partes review e reexame ex parte para titulares de patentes e partes que avaliam contestar patentes concedidas

A contestação de uma patente concedida raramente é apenas um assunto do órgão de patentes. O procedimento pode afetar posições em litígios, a força nas negociações de acordo, a estratégia de licenciamento, o alcance das reivindicações e o valor de patentes relacionadas.

A AddyHart representa titulares de patentes, requerentes de IPR e solicitantes de reexame ex parte. Combinamos atuação perante o PTAB, tramitação de pedidos de patente, análise técnica, coordenação com litígios e experiência recursal para enfrentar o procedimento imediato e suas consequências comerciais mais amplas.

Dois procedimentos. Diferentes exigências estratégicas.

Representação em Inter Partes Review

O inter partes review é um procedimento contencioso perante o PTAB no qual um requerente contesta reivindicações de patente com fundamento nos §§ 102 ou 103, com base em patentes ou publicações impressas. Os titulares podem responder antes da instauração, e ambos os lados participam ativamente se o PTAB instaurar a fase de mérito.

Representamos:

✓ Titulares de patentes na defesa de reivindicações contestadas ✓ Requerentes na preparação e condução de contestações por IPR ✓ Partes que coordenam a estratégia de IPR com litígios nos tribunais federais de primeira instância ou na ITC ✓ Partes que consideram reconsideração ou recurso ao Federal Circuit

Reexame ex parte

O reexame ex parte permite ao USPTO reconsiderar reivindicações concedidas quando patentes ou publicações impressas suscitam uma nova questão substancial de patenteabilidade. Qualquer pessoa pode apresentar um requerimento, mas, após a instauração do reexame, a participação ativa do terceiro solicitante geralmente termina cedo e o procedimento prossegue principalmente entre o titular da patente e o USPTO.

Representamos:

✓ Titulares de patentes que respondem a requerimentos de reexame ✓ Terceiros na preparação de requerimentos de reexame ✓ Titulares na tramitação de reivindicações perante a Central Reexamination Unit ✓ Titulares em recursos ao PTAB e ao Federal Circuit

Não sabe qual procedimento se aplica?

O IPR e o reexame ex parte diferem em instância, procedimento, participação do contestante, estratégias disponíveis e possíveis efeitos sobre litígios relacionados. Avaliamos a patente invocada, o estado da técnica, o histórico de tramitação, os prazos, a situação do litígio e os objetivos comerciais antes de recomendar um caminho.

Uma estratégia para o órgão de patentes e os tribunais

Um inter partes review ou reexame ex parte raramente existe de forma isolada. Posições adotadas perante o USPTO podem influenciar a interpretação das reivindicações, a infração, a validade, a indenização, as negociações de acordo e a estratégia recursal em procedimentos paralelos. Trabalhamos em estreita colaboração com os advogados de contencioso para desenvolver estratégias coordenadas que considerem o procedimento imediato no órgão de patentes e seu possível impacto sobre os objetivos mais amplos de exercício de direitos e de negócios.

Antes de recomendar um caminho, avaliamos como as decisões de tramitação podem afetar litígios relacionados, incluindo estratégia de suspensão, defesas baseadas no estado da técnica, depoimentos de especialistas, emendas às reivindicações, preclusão (estoppel), direitos intervenientes e oportunidades de pedidos de continuação ou reemissão. Nosso objetivo é manter posições consistentes e proteger o valor e a exigibilidade de longo prazo do portfólio de patentes.

Está respondendo a um requerimento de reexame da Unified Patents?

Titulares que atendam aos critérios podem ser elegíveis ao Programa de Defesa contra a Unified da AddyHart, com honorários condicionados ao êxito.

O Programa de Defesa contra a Unified da AddyHart oferece representação com honorários de êxito a titulares elegíveis em reexames ex parte iniciados pela Unified Patents.

Nos casos aceitos, o programa prevê honorários de êxito de US$ 20.000, devidos somente se a representação for bem-sucedida e pelo menos uma reivindicação contestada for confirmada como patenteável, conforme definido no contrato escrito.

A elegibilidade ao programa depende da verificação de conflitos de interesses, da avaliação do caso e de contrato escrito. Taxas do USPTO, especialistas, fornecedores, contencioso, procedimentos perante o Federal Circuit e outras despesas estão excluídos, salvo inclusão expressa. Resultados anteriores não garantem resultados semelhantes.

Por que escolher a AddyHart para contestações pós-concessão

Experiência integrada em patentes e controvérsias

Nossos advogados utilizam experiência em tramitação de pedidos de patente, PTAB, contencioso, licenciamento e recursos para tratar o procedimento no órgão de patentes dentro de seu contexto mais amplo.

Profundidade técnica

Atuamos em controvérsias envolvendo software, inteligência artificial, semicondutores, telecomunicações, dispositivos médicos, sistemas industriais, produtos de consumo e manufatura avançada.

Atuação fundamentada em provas

Desenvolvemos argumentos jurídicos em conjunto com os autos técnicos, incluindo análise do estado da técnica, declarações de especialistas, testes, depoimentos e provas do histórico de tramitação.

Perspectiva de portfólio

Avaliamos cada decisão processual à luz de patentes relacionadas, pedidos pendentes, oportunidades de continuação, produtos envolvidos e objetivos de longo prazo de licenciamento ou exercício de direitos.

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Equipe com experiência na área

Os profissionais abaixo reúnem experiência em IPR, reexame, recursos, contencioso, tramitação de pedidos de patente e análise técnica relevante a contestações de patentes concedidas.

Meredith Martin Addy

Presidente e cofundadora · Advogada de patentes habilitada perante o USPTO · Engenheira eletricista

Engenheira eletricista e advogada de patentes habilitada perante o USPTO, Mimi utiliza sua experiência em mais de 100 processos de patentes nos tribunais federais de primeira instância e mais de 100 recursos ao Federal Circuit para orientar estratégias de tramitação, procedimentos no PTAB, licenciamento e solidez de portfólios.

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Gregory B. Gulliver

Sócio · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Ex-engenheiro de software

Ex-engenheiro de software com nove anos de experiência na indústria, Gregory redigiu e acompanhou centenas de pedidos envolvendo comunicações sem fio, software, hardware, semicondutores e tecnologias de redes.

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Brandon R. Theiss

Sócio · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Engenheiro profissional licenciado nos EUA

Engenheiro profissional licenciado nos EUA e ex-engenheiro de controles industriais e dispositivos médicos, Brandon assessora clientes na tramitação de pedidos de patente, em estratégias relativas ao § 101, no desenvolvimento de portfólios e em procedimentos pós-concessão envolvendo IA, software, sistemas em nuvem, dispositivos médicos e automação.

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Craig McLaughlin

Advogado sênior · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Formação em biologia

Advogado de patentes habilitado perante o USPTO, com formação em biologia e quase 30 anos de experiência, Craig atua em matérias relativas a patentes de invenção e de desenho ornamental dos EUA envolvendo dispositivos médicos, sistemas mecânicos, produtos de consumo e hardware, além de questões pós-concessão e recursais relacionadas.

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Ganesh J. Prabu

Consultor técnico · Engenheiro de comunicações sem fio · Apoio à análise de patentes e ao licenciamento

Ganesh J. Prabu é engenheiro de comunicações sem fio e consultor técnico com mais de duas décadas de experiência, incluindo funções na Motorola e na BlackBerry. Apoia a tramitação de pedidos de patente, o licenciamento e o contencioso por meio de análises técnicas de tecnologias 5G, LTE e IoT, elaboração de quadros comparativos de reivindicações, engenharia reversa e análise de evidências de uso.

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Heather King (Allebach)

Líder de paralegais · Operações de patentes e contencioso

Heather coordena a integração de portfólios, as formalidades de depósito perante o USPTO, os relatórios aos clientes, a correspondência internacional, as solicitações de instruções, as transferências de portfólios e a implementação de procedimentos de tramitação específicos de cada cliente.

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Sue Tucker

Líder de gestão de prazos · Operações de contencioso e patentes

Sue aplica mais de 25 anos de experiência em operações jurídicas à gestão de prazos, à coordenação de depósitos e protocolos, à administração de casos e ao apoio processual em matérias perante o USPTO, o PTAB e os tribunais federais dos EUA.

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