Representação em Inter Partes Review

Advogados no PTAB para titulares de patentes e requerentes em procedimentos de inter partes review

O inter partes review raramente é apenas uma controvérsia sobre o estado da técnica. O procedimento pode afetar a interpretação das reivindicações, a estratégia de litígio, a posição em negociações de acordo, a exposição à preclusão (estoppel) e o valor da patente contestada e do portfólio relacionado.

A AddyHart representa tanto titulares de patentes quanto requerentes em procedimentos de IPR. Combinamos atuação perante o PTAB, análise técnica, desenvolvimento de provas de especialistas, coordenação com litígios e experiência recursal para conduzir casos desde a avaliação inicial e a instauração até a fase de mérito, a reconsideração e eventual recurso ao Federal Circuit.

Representação em IPR para titulares de patentes

A defesa do titular da patente deve começar assim que surgir a possibilidade de uma petição de contestação. A preparação antecipada permite avaliar o estado da técnica, o histórico de tramitação, questões de interpretação das reivindicações, possíveis testemunhas, litígios relacionados e a importância comercial de cada reivindicação contestada.

Avaliação anterior à petição e análise imediata do caso

Avaliamos:

✓ A patente contestada e os demais membros da família ✓ O estado da técnica invocado e razoavelmente previsível ✓ Questões do histórico de tramitação e da interpretação das reivindicações ✓ Possíveis defesas legais e processuais ✓ Processos relacionados nos tribunais federais de primeira instância ou na ITC ✓ Necessidades de especialistas, testes e provas ✓ Opções de emenda e continuação

Resposta preliminar do titular da patente

A resposta preliminar é a primeira oportunidade do titular da patente de explicar por que o PTAB não deve instaurar a revisão.

Desenvolvemos respostas focadas nas deficiências jurídicas, processuais, probatórias e técnicas da petição, considerando como cada posição pode afetar o restante do procedimento e eventuais litígios paralelos.

Fase de mérito após a instauração

Quando a revisão é instaurada, desenvolvemos os autos de mérito por meio de:

✓ Respostas do titular da patente

✓ Declarações de especialistas

✓ Evidências objetivas de atividade inventiva

✓ Provas relativas à interpretação das reivindicações

✓ Inquirição cruzada das testemunhas do requerente

✓ Requerimentos relativos à produção e admissibilidade de provas

✓ Manifestações em tréplica (sur-reply)

✓ Pedidos de emenda quando estrategicamente adequados

Avaliamos qualquer emenda proposta à luz das posições de infração, da indenização, dos direitos intervenientes, dos pedidos pendentes e do valor futuro da família de patentes.

Sustentação oral, reconsideração e recurso

Preparamos as sustentações orais perante o PTAB em torno das questões jurídicas e técnicas com maior probabilidade de determinar o resultado. Também assessoramos em pedidos de reconsideração, revisão pelo Diretor (Director Review), quando disponível, e recursos ao Federal Circuit. O USPTO identifica a reconsideração e o recurso ao Federal Circuit como possíveis caminhos após a decisão em procedimentos sob o AIA.

Representação em IPR para requerentes

Uma petição eficaz precisa apresentar, desde o início, uma narrativa completa e tecnicamente coerente. Lacunas relevantes geralmente não podem ser corrigidas por manifestações posteriores.

Assessoramos requerentes em:

✓ Avaliação da adequação do IPR ao caso ✓ Análise da patente, das reivindicações e do histórico de tramitação ✓ Busca de estado da técnica e avaliação de referências ✓ Seleção e desenvolvimento dos fundamentos propostos ✓ Quadros comparativos de reivindicações e mapeamento técnico ✓ Seleção de especialistas e preparação de declarações ✓ Redação da petição ✓ Réplicas e produção de provas ✓ Depoimentos e sustentação oral ✓ Estratégia de reconsideração e recurso

O objetivo vai além de reunir referências. A petição precisa explicar como as referências ensinam as limitações contestadas, por que as combinações propostas têm suporte e como as provas se enquadram nos critérios jurídicos aplicáveis.

Coordenação com litígios paralelos

Um IPR pode afetar mais do que a validade. Posições adotadas perante o PTAB podem influenciar:

• Interpretação das reivindicações
• Teses de invalidade nos tribunais federais de primeira instância
• Posições relativas à infração
• Depoimentos de especialistas
• Suspensão de litígios
• Preclusão (estoppel)
• Negociações de acordo e licenciamento
• Estratégia recursal

Trabalhamos com os advogados de contencioso para manter autos coordenados e evitar inconsistências desnecessárias entre o PTAB e os tribunais.

Por que escolher a AddyHart para IPR

Profundidade técnica e probatória

IPRs bem conduzidos se apoiam em um conjunto técnico probatório persuasivo. Trabalhamos em estreita colaboração com inventores, engenheiros e especialistas para avaliar o estado da técnica invocado, desenvolver análises reivindicação por reivindicação e apresentar provas que abordem tanto a tecnologia quanto os critérios jurídicos aplicáveis. Das declarações de especialistas e da estratégia de inquirição cruzada aos indícios objetivos de atividade inventiva, concentramos esforços na construção de autos que sustentem as posições de nossos clientes durante todo o procedimento.

Experiência no PTAB e em sustentação oral

Os IPRs exigem uma atuação tecnicamente rigorosa e processualmente precisa. Nossos advogados têm experiência em representação de clientes perante o PTAB, coordenação com litígios nos tribunais federais de primeira instância e recursos de patentes. Preparamos cada etapa do procedimento — da instauração à audiência oral e à revisão pós-decisão — com atenção à preservação dos melhores autos possíveis para eventual recurso posterior.

Estratégia para toda a família de patentes

O resultado de um IPR pode afetar muito mais do que as reivindicações contestadas. Avaliamos cada decisão estratégica no contexto do portfólio mais amplo do cliente, incluindo patentes relacionadas, pedidos de continuação, oportunidades de licenciamento, medidas em andamento para o exercício de direitos e o desenvolvimento de produtos futuros. Ao considerar o procedimento imediato e suas implicações de longo prazo, ajudamos clientes a proteger o valor de sua propriedade intelectual além de um único caso.

Equipe com experiência na área

Os profissionais abaixo reúnem experiência em IPR, reexame, recursos, contencioso, tramitação de pedidos de patente e análise técnica relevante a contestações de patentes concedidas.

Meredith Martin Addy

Presidente e cofundadora · Advogada de patentes habilitada perante o USPTO · Engenheira eletricista

Engenheira eletricista e advogada de patentes habilitada perante o USPTO, Mimi utiliza sua experiência em mais de 100 processos de patentes nos tribunais federais de primeira instância e mais de 100 recursos ao Federal Circuit para orientar estratégias de tramitação, procedimentos no PTAB, licenciamento e solidez de portfólios.

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Gregory B. Gulliver

Sócio · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Ex-engenheiro de software

Ex-engenheiro de software com nove anos de experiência na indústria, Gregory redigiu e acompanhou centenas de pedidos envolvendo comunicações sem fio, software, hardware, semicondutores e tecnologias de redes.

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Brandon R. Theiss

Sócio · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Engenheiro profissional licenciado nos EUA

Engenheiro profissional licenciado nos EUA e ex-engenheiro de controles industriais e dispositivos médicos, Brandon assessora clientes na tramitação de pedidos de patente, em estratégias relativas ao § 101, no desenvolvimento de portfólios e em procedimentos pós-concessão envolvendo IA, software, sistemas em nuvem, dispositivos médicos e automação.

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Craig McLaughlin

Advogado sênior · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Formação em biologia

Advogado de patentes habilitado perante o USPTO, com formação em biologia e quase 30 anos de experiência, Craig atua em matérias relativas a patentes de invenção e de desenho ornamental dos EUA envolvendo dispositivos médicos, sistemas mecânicos, produtos de consumo e hardware, além de questões pós-concessão e recursais relacionadas.

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Ganesh J. Prabu

Consultor técnico · Engenheiro de comunicações sem fio · Apoio à análise de patentes e ao licenciamento

Ganesh J. Prabu é engenheiro de comunicações sem fio e consultor técnico com mais de duas décadas de experiência, incluindo funções na Motorola e na BlackBerry. Apoia a tramitação de pedidos de patente, o licenciamento e o contencioso por meio de análises técnicas de tecnologias 5G, LTE e IoT, elaboração de quadros comparativos de reivindicações, engenharia reversa e análise de evidências de uso.

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Heather King (Allebach)

Líder de paralegais · Operações de patentes e contencioso

Heather coordena a integração de portfólios, as formalidades de depósito perante o USPTO, os relatórios aos clientes, a correspondência internacional, as solicitações de instruções, as transferências de portfólios e a implementação de procedimentos de tramitação específicos de cada cliente.

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Sue Tucker

Líder de gestão de prazos · Operações de contencioso e patentes

Sue aplica mais de 25 anos de experiência em operações jurídicas à gestão de prazos, à coordenação de depósitos e protocolos, à administração de casos e ao apoio processual em matérias perante o USPTO, o PTAB e os tribunais federais dos EUA.

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Entre em contato

Seja para desenvolver um novo portfólio de patentes, transferir o acompanhamento de pedidos existentes, preparar o lançamento de um produto ou responder a uma contestação de patente concedida, teremos prazer em conversar sobre seus objetivos.

Não inclua informações confidenciais no contato inicial. A relação entre advogado e cliente somente se estabelece por meio de contrato escrito de prestação de serviços jurídicos.